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中美专利制度有差异 专家提示: 这些细节请企业关注

来源:中国贸易报 作者:本报记者 钱颜 2019-06-26 10:22:40

近年来赴美发展的中国企业越来越多,知识产权问题日益成为争议焦点。“中国企业要想在美国进行全面专利布局,了解中美专利差异非常关键。”恒信知识产权法律中心相关负责人周蕊告诉《中国贸易报》记者,很多时候国内申请专利像是累积物品,没有将专利真正视为可买卖的商品,充分利用其价值,导致许多专利质量低、数量多,在商战中起到的作用不大。

当同一内容的发明创造分别由若干个单位或者个人申请专利时,只能对其中一个单位或者个人授予专利权。对于确定专利权的归属人,中美两国专利法对此一直存在着两种原则。周蕊表示,美国采用的原则为“先发明原则”。即两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,不论谁先提出专利申请,专利权授予最先完成发明的申请人,在美国也被称为“排除重复专利原则”。中国采用的原则为“先申请原则”。即,两个以上的申请人分别就同样的发明申请专利时,不管是谁最先完成的发明,专利权授予最先提出专利申请的申请人。

据北京布瑞知识产权代理有限公司副总经理秦卫中介绍,中美专利在客体方面也存在差异。比如,以软件相关技术为客体在中国提出专利申请,一般不会存在问题,但在美国就有可能因软件的可专利性问题而得不到授权。虽然美中对专利客体的规定很接近,但美国在专利审查的操作层面更加严格,导致像计算机程序、算法等发明创造在进入美国时,常因撰写不当而得不到授权。

此外,通常“软件专利模块+功能”在中国具有可专利性,但在美国可能会遇到问题。在美国,如果申请人的要求属于功能限定性,就会出现很多问题。功能性限定会将专利特征解释为仅覆盖说明书限定的实际范围。如果申请人接受功能性限定这个事实,审查员会审查说明书中是不是具有备用的结构、材料、动作的描述,如果没有,审查员会认为功能性限定导致权利要求不清楚。

秦卫中不建议在美国申请专利时采用功能性限定的方式,一是功能性限定将范围只限于说明书中的实施例及其等同,二是因为一般企业在写“模块+功能”专利书时,不会对具体实施和详细结构、材料及动作进行描述,可能导致表述不清,令该专利的权利要求得不到支持而被迫删除。

在中国的专利申请有单一性的要求,美国也有类似的限制性要求。但在美国申请时,审查员可能发出限制性要求审查意见,如果我们按照单一性的要求去理解的话,就会感到很困惑。“审查员发出限制性要求的情况通常有两种,一种是常规的限制性要求,一种是关于种类的选择。第一种情况是申请人有多个发明,审查员会让申请人进行选择,只审查申请人某一种发明,其余发明申请人需要提分案。第二种情况是申请人有一个发明但却有多套方案,审查员只审查其中的一套方案,其余方案由申请人进行选择,待审查员审查完一套方案以后再审查其余方案,这种情况下对其他方案不是不审查,而是不检索。”秦卫中说。

同时,周蕊建议企业观察近期发生的典型案例,及时了解美国专利确权新动向。去年发生的Knowles案就给企业带来很多启示,Knowles公司拥有美国专利权,无效宣告请求人Analog公司针对该专利权向美国专利商标局提出无效宣告请求,美国专利商标局于2015年宣告部分权利要求无效。专利权人Knowles对该决定不服,起诉至联邦巡回上诉法院。然而,请求人Analog因其宣告涉案专利无效的目的已经达成,拒绝参加诉讼程序。此时,美国专利商标局局长行使了美国发明法案赋予的介入权,参与到法院的诉讼之中,为美国专利商标局作出的决定辩护。

“根据美国专利法的规定,在确权程序之后的司法程序中,通常是由原程序的双方当事人参加诉讼进行对抗。但同时也规定针对双方再审和授权后再审的审查决定所提起的上诉,美国专利商标局局长有权介入到该诉讼之中。美国联邦巡回上诉法院应在审理上诉案件前,将审理的地点、时间通知美国专利商标局局长与各方当事人。”周蕊表示,在当前敏感的经济形势下,企业赴美投资在专利布局方面要时时留意政策变化,在作出关键决定前咨询业内人士。


责任编辑:葛岩

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