知识产权尽职调查在跨国收购中不容忽视

    ■本版撰文  本报记者  张莉

    编者按：2008年6月，《国家知识产权战略纲要》正式实施。在这4年的时间里，我国政府、企业以及民众的知识产权保护意识不断加强，成果有目共睹。

    但由于起步较晚，虽然国家、政府一直在宣传倡导知识产权，部分中国企业的知识产权工作还只是停留在被动保护的阶段，在发生法律问题时才会想到保护的问题。一般的企业在品牌没有打响时，不会过多地关注商标，更多关注的是作为商业秘密的技术，很少有企业通过购买、开发专利来推动生产。

    实际上，企业拥有知识产权的意义重大，这相当于手持赚钱的法宝，别人看了眼红，也只能由于没有专利而望尘莫及。

    自2月29日苹果公司和深圳唯冠双方在广东省高级人民法院（以下简称广东省高院）对簿公堂后，“iPad商标侵权案”貌似陷入了沉寂之中。日前，广东省高院表示，对于“iPad商标侵权案”会充分考量社会效益、法律效益等各方面因素，依法公正作出处理，并在坚持合法自愿的情况下，争取对双方当事人进行调解。

    深圳唯冠方代表律师、国浩律师(北京)事务所合伙人马东晓在参加2012中外企业知识产权大会时也向记者证实了双方正在进行调解的消息，至于调解到什么程度，马东晓表示不方便透露。

    “本案是跨国收购，苹果公司走到今天不得不说或多或少犯了一些错误，这个错误是因为尽职调查不够。”马东晓直言，在这个案件当中，值得总结的问题其实是苹果公司在知识产权尽职调查上的疏漏。

    如果苹果公司做好了知识产权尽职调查，就应知中国大陆ipad商标的持有人是深圳唯冠，而不是唯冠台北公司。虽然杨荣山是唯冠集团的CEO，同时也是集团所有下属公司的CEO，但是唯冠台北公司与深圳唯冠从法律上是两个独立的法人的企业，杨荣山只在唯冠台北公司的授权委托书中加盖了其印章。马东晓认为，正是苹果公司自身在知识产权尽职调查上的失误才导致了苹果公司与深圳唯冠之间的商标权纠纷的发生。

    对于跨国企业或者是正处在国际化进程中的企业而言，制定完善的商标战略和进行详尽的知识产权尽职调查是企业知识产权战略的重要组成部分。

    企业的全球商标注册并不是一帆风顺的，如果打算推出的商标在某个国家或者地区被抢先注册，那么进行商标收购在很多时候是不可避免的。在进行商标收购之前，应当围绕拟收购商标进行详尽的知识产权尽职调查。

    收购方在收购之前必须要掌握该商标权的相关信息，包括商标权利归属、商标权利瑕疵情况、商标证的注册信息、商标的历次转让情况、商标有无侵犯他人在先权利、近似商标情况等。

    尽管对于许多交易而言，知识产权事项具有至关重要的作用，但许多公司却疏于对知识产权做尽职调查，尤其是涉及纷繁复杂的知识产权法律时，疏于执行知识产权尽职调查可能给公司造成巨大损失，甚至有些公司的上市之路也因此毁于一旦。

    马东晓根据自己相关业务经验总结了几点知识产权调查应注意的事项：

    第一，要注意跨国收购法律适用问题。知识产权具有地域性特征，各国往往根据本国法律给予在本国注册登记的专利权、商标权等知识产权进行排他性保护。各国的立法在知识产权的申请、归属、有效期、转让、出口、交易等方面均有不同规定。因此，知识产权尽职调查必须首先了解该作为收购标的的知识产权所在地的法律环境。如果脱离本地的知识产权法律环境进行尽职调查，必然得出错误的尽职调查结论。

    第二，要调查收购对象的权力归属。知识产权权利主体复杂，包括申请人、专有权人、被许可人、共有人、质押权利人等。识别清楚具体的权利主体类型，有助于识别该权利主体在权利行使内容、范围、期限等方面的具体界限。而且，明确知识产权权利主体也是确定交易相对方的前提。如果与无权处分方签署知识产权转让协议或者许可协议，必然导致收购目的的落空，直接导致协议无效或者不具有约束力。

    第三，要看收购对象的法律状态。知识产权的权利是否存在瑕疵，譬如是否存在专利质押、企业被法院查封等权利限制的情况。

    第四，要看收购对象的期限和内容。

    知识产权期限、内容以及知识产权的专有权均有一定的年限限制。尽职调查的基本内容之一是明确知识产权专有权的剩余年限、是否可以申请续展延长保护期限。另外，知识产权的内容同样是尽职调查中不可或缺的事项。根据我国《商标法》，注册商标一般仅在注册类别和相似类别获得保护，除非达到驰名的程度才可能获得跨类保护。

    对于专利权而言，需要调查的内容包括内容专利是否是收购方所期待获得的技术方案专利权，是否是涵盖了出让方实际经营中的核心技术，是否符合专利三性从而具有稳定性等问题。

    第五，要考虑知识产权权力是否有权属纠纷存在。在进行企业并购的时候，知识产权侵权风险的评估和分析是知识产权尽职调查的一个重要内容。

    些外，还应当对目标公司的相关专利技术是否依赖其它在先专利进行分析，这些在先专利有没有在投资公司或者收购公司的目标市场所在国家进行了申请，以及这些在先专利的期限还有多长等因素进行全面的核查、分析与评估，从而更好地规避侵权的风险。

    第六，要看知识产权类资产的交割和过渡安排。在资产收购的交易中，知识产权类资产的移交和转让是一个十分关键的环节。知识产权律师和企业在进行尽职调查时，可以将知识产权类的资产分门另类，制作移交清单，并且针对具体的产权类型确定不同的移交方式、负责单位、移交时间。

    “iPad商标侵权案”本身并不复杂，但是作为世界巨头的苹果公司却在如此不起眼的商标收购上栽了大跟头，不得不引起国内企业的深思：在当前跨国并购风起云涌的背景下，无论是国外企业并购国内企业抑或中国企业走出去并购境外企业，还是跨国知识产权定向收购，知识产权尽职调查都应是知识产权管理中的一项重要内容。

    目前，国内企业对知识产权管理的投入并不理想，很少有企业理解知识产权尽职调查在其企业跨国发展中的必要性，希望从苹果公司与唯冠“ipad商标侵权案”中，企业能够深刻认识到知识产权尽职调查是避免企业知识产权纠纷发生的重要环节。