涉外企业应注意“美国临时专利”

    ■赵欣

    问：您好，现在，越来越多的中国企业将产品出口到美国，如果涉及到相关技术，则需要首先到美国申请专利。那么，在实践中，什么是美国“临时专利申请”，应怎么选择，其是否类似于中国的“本国优先权”？

    答：临时专利申请（provisionalapplication）是美国一种独立的专利申请形式。美国专利法第111条（b）款指出临时专利申请相关的一些条件，建立申请日需要提供说明书和附图；维持申请日需要在规定的时间期限内提交申请费和发明人姓名。根据第119条（e）款，临时专利申请为申请人确立了一个优先权，其保护期限是1年，在此期限和保护范围内，只有该“临时专利”的持有人可以提出有关专利申请。但是，专利申请以临时申请的方式提出后，专利持有人必须对“临时专利”进行正规申请，否则此“临时专利”在1年后自动失效。

    临时专利申请具有几个特点：

    1.不一定要有权利要求，只需提供说明书、必要附图及发明人姓名即可建立临时申请的申请日；

    2.不拘泥于美国专利法所制订的说明书格式，申请人可以任意格式提出申请；

    3.接受英文以外的说明书内容，但必须符合美国专利法35.U.S.C.112第1段及35.U.S.C.1131的规定；

    4.不能予以审查和授予专利权，它仅可为在一年内提交“正规”申请抢占一个申请日，自其申请日起算届满12个月后，依规定视为放弃并予以公开；

    5.不能要求一件外国申请为其建立优先权，但根据巴黎公约可以保留国际优先权；

    6.只针对发明专利（Utilitypatent）。

    此外，“临时专利”可类比“国内优先权”，但是却不等同于国内优先权。“临时专利”不是真正意义上的专利，“临时专利”不能得到审查，也无法被授予专利权。实质上，它仅仅是为申请人在正规申请专利之前保留一个优先权日，可类比国内优先权。

    “临时专利”申请可以先提出一个简化的申请，甚至不需撰写完整的详细说明书，不必办理完整的申请文件，递交申请时也只需满足最低的形式要求。相对而言，中国的在先申请虽然较之于后一次申请的手续也相对简单，费用也相对低廉，但比起美国临时专利申请的规定来还是复杂。另外，“临时专利”申请的优先权不计入专利权期限，也就是说1年的未决时间不计入20年的专利保护期内，该期限从正规专利申请递交之日起算。因此，临时申请给申请人提供了12个月的专利保护宽限期，其专利保护期限实际是21年。而中国《专利法实施细则》规定，专利法所称申请日，有优先权的，指优先权日。中国对专利的20年保护期是从专利申请日开始计算的，也即从优先权日算起，因此，专利保护期限是20年。

    （作者系北京集佳知识产权代理有限公司专利代理人）