合同条款设计中的商标许可问题

    ■朱国栋

    问：王老吉一案经过各方报导，引发各界对商标许可问题的关注。以往，大家认为商标许可仅仅是签署合同、授权他人使用商标的简单的法律行为。但实际上，简单的法律行为也容易出现问题。对于商标许可，许可双方在签署合同的时候，合同条款设计应注意哪些问题呢？

    答：在本人看来，许可双方在签署合同的时候，合同条款设计应注意以下问题：

    首先，被许可人在被许可商品上使用注册商标，不得超出许可范围。

    本人在实务操作过程中发现，有些被许可人获得了商标许可之后，超越被许可的商品范围使用许可人的注册商标，例如，被许可的商品类别和商品内容为25类服装，被许可人超越范围，将商标使用在第18类“包”上，与服装一并配售。这种行为存在极大的商标侵权风险。

    一方面，超越许可范围的商品类别的注册专用权，即使掌握在许可人手中，许可人也不见得愿意将该类别一并许可给被许可人使用。被许可人如果需要使用，必须获得商标权人的新的授权，否则将构成商标侵权。

    另一方面，超越许可范围的这些商品类别的注册商标专用权，有可能掌握在第三人手中。一旦第三人进行权利追究，被许可人就构成商标侵权、面临赔偿。

    其次，被许可人应当按照被许可的商标标样进行商标的使用，不得超出许可范围。

    有些被许可人获得商标许可之后，擅自将授权使用的商标标样进行重新设计并投入使用，这样的行为也有可能超越许可范围。

    被许可人这样的方式，也可能会给许可人带来市场方面的损失。被许可人的新的设计，有可能给消费者传达错误的信息，影响商标权人的品牌的市场表现。

    同时，商标权人的注册商标，有可能会被他人提起撤销三年不得使用的申请，该商标存在被撤销的法律风险。

    因此，双方再签署许可合同的时候，务必明确约定，被许可人不得随意更改被许可商标标样并投入使用，商标权人应当定期审核被许可人对于商标的使用形式，以便及时发现问题。

    最后，商标许可之被许可商标应当是合法、有效的。一方面，被许可商标应是被核准注册的商标，且被核准注册的商品范围应大于或者等于被许可商品范围。被许可人在接受许可的时候，应及时进行法律调查，查明被许可商标标样和商品内容是否是经商标局核准注册的，从而确保该商标是合法被注册的商标。

    另一方面，被许可商标应是有效的。被许可人在接受许可的时候，还应当及时查明被许可商标是否被续展、商标权是否为商标许可人持有、商标许可人是否有权利对该商标权进行处分。现实中多见，无论许可人主观上是否存在欺骗故意，被许可商标存在未被及时续展或者许可期限长于商标专用权这样的时间瑕疵，使得被许可人获得一件失效的注册商标，从而产生侵权法律风险，造成商标许可费的损失。

    综上所述，对于商标许可，许可双方在签署合同的时候，应注意合同条款的设计，避免出现上述问题。

    （作者单位：北京集佳知识产权代理有限公司）