绕道设计有侵权风险吗？

    ■李雷

    问：现在的中国企业越来越重视创新，在研发方面也加强了投入。但对于一些发展中的企业，全部靠自身的独立创造，研发出具有竞争力的产品，难度非常大。大部分企业在研发过程中都会借鉴已有技术，甚至针对已有技术的专利，进行绕道设计的研发，这样做有专利侵权风险么？

    答：这种情况在中国企业当中是非常普遍的。有一些企业因为自身研发能力不足，或者本行业技术进步过快，自身研发很难领先，只能从已有技术中借鉴，甚至抄袭，这样势必会被诉专利侵权；另外有一些企业，则通过研究本行业的技术发展，或者研究领军企业的专利，通过绕道设计的方式，来规避侵权风险，虽然看起来也很像是抄袭，但侵权风险相对降低，促进了自身的发展。

    绕道设计，英文名叫Design Around，也称回避设计，是指专门针对专利而言的一种行为，是一个严格的法律术语。

    那么哪些企业需要进行绕道设计？举例来说，A公司开发了一种新产品a，并申请了专利也获得了授权。按照专利法的相关要求，未经A公司许可，任何人不得以生产经营为目的实施该项专利。此时，如果B公司发现该产品非常具有市场前景，也想生产制造销售产品a，但是迫于A公司高额的专利许可费难以实施。那么此时，B公司可以和专利律师一起，对A公司的产品a所申请的专利进行研究，研究一种能够实现与产品a差不多的产品a1，但是a1能够规避产品a的专利保护，即规避对产品a的侵权风险。这种行为就是绕道设计。例如，苹果公司为iPhone4的圆角矩形申请了外观专利，三星公司的S3则做成了圆角但非矩形。这就是对圆角矩形专利的绕道设计，即“非矩形”绕道了“矩形”。

    绕道设计的方法与专利侵权判定的原则有关，专利侵权判定叫做全面覆盖。举例来说，假如公司A申请了一个带有杯盖和杯把的水杯专利后，公司B做出的水杯只有同时含有杯盖和杯把时才叫全面覆盖，才是专利侵权。如果B公司做出的水杯只有杯盖或杯把，即省略了杯盖或杯把，此时不侵权；或者如果B公司不做杯把，而是做了一个杯托来达到替换杯把的作用，此时也不存在侵权。简单来说，绕道设计可以采用省略或者替换的方法。其中，替换又可进一步区分为变劣或者一般替换。

    专利侵权虽然总体原则是全面覆盖侵权，但实际情况非常复杂，还有一种等同侵权，也就是说虽然从字面上看是不侵权的，但如果以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征，此时也属于专利侵权。举例来说，一个受专利保护的某产品的两个部件采用的是焊接的固定连接方式，而如果绕道设计仅仅改成铆接这种方式，则还可能有侵权风险。

    绕道设计应当注意一个度的问题，这个度就是专利侵权的判定。一项成功的绕道设计应当满足三方面要求：第一，可以规避专利侵权风险；第二，商业上有竞争力；第三，技术上可实现。也就是说，需要同时满足法律、市场和技术的要求。

    企业的发展，也需要站在巨人的肩膀上才能做得更好。绕道设计是一种十分积极的正面的商业行为，符合人类历史发展规律，但是要注意规避专利侵权风险。在实际操作中，需要技术人员、市场人员和专业人士协同工作才能做好。

    （作者系北京集慧智佳知识产权管理咨询有限公司总经理）