在美加两国申请商标是否要提前递交使用声明

    ■赵婷婷

    问：在美国和加拿大申请商标是否都在要在注册前递交使用声明和证据？如果还没有使用怎么办？如果没有实际使用但依然签署了使用声明是否会有法律风险？

    答：与世界上的绝大多数国家的商标保护制度不同，如果申请人欲在美国与加拿大以意向使用为申请基础获得商标权利，则必须要在商标被核准之前递交使用声明。从这里可以看出，美国与加拿大采用的是基于实际使用而获得商标权利的制度。而这两个国家对递交使用声明也有着不同的规定。

    （一）美国：美国商标法规定，以意向使用为申请基础提交的商标申请，通过异议公告后，官方会下发核准通知，要求申请人在自核准通知日起的6个月内递交使用声明及使用证据。如无法按时递交，可申请为期6个月的延期，一共可申请5次。由此算来，申请人一共有36个月（即三年）的时间来对其商标投入商业使用。

    美国规定，申请人不仅要递交使用声明，声明申请商标在所有或部分商品上有真实的商业使用，且要一并递交使用证据，以佐证其声明。

    美国的使用声明书都会在最后明确宣誓“签字人知晓：依照《美国法典》第18章第1001节规定，对于故意做出虚假声明的行为，将单处或是并处罚款和监禁。虚假声明可能危及此文件声明中提到的商标权以及授权签字人；所有陈述和信息都应是真实的。”

    我们可以看出美国的声明书对于递交虚假声明的后果说明得比较明确。官方不会对宣誓的真实性进行主动审查。但是第三人可以以客户递交虚假声明为由对商标提出撤销申请。

    （二）加拿大：加拿大商标法规定，以意向使用为申请基础提交的商标申请，通过异议公告后官方会下发核准通知要求申请人在自申请日起的3年内递交使用声明，但无需同时递交使用证据。如无法按时递交的，可申请为期6个月的延期，无次数限制。也就是说申请人在没有进行实际的商业使用之前，可一直进行延期，没有时间限制。

    相对于美国而言，加拿大的使用声明显得十分简单，主要内容为“自申请日起，申请人或其许可人即开始在商业中于…（列明具体商品）上使用该商标并直接或间接控制产品或服务质量”。

    我们可以看出，不同于美国声明书，加拿大声明书并未对于递交虚假声明的后果进行说明。但该规定可以从司法实践以及其他法律中推论得出。

    加拿大是普通法系国家，即判例法国家。根据加拿大联邦法院判决的案件《Parfums de Coeur,Ltd.v.Asta,2009 FC 21,[2009]4 F.C.R.139》，其中提到“商标法中没有法条明确规定递交虚假声明是使商标无效的方式之一，但在General Motors of Canada v.Décarie Motors Inc.,[2001]1 F.C.665(C.A.)案件中，法院确认有以下两种虚假声明可以使注册商标无效：1.故意的欺骗性声明；2.无意的错误声明，但仍因禁注条款而无法继续受保护的。

    另外，根据加拿大商标法第40条第2款规定：在办理商标申请时，申请人基于打算使用时必须声明在所有指定商品/服务上进行使用才能核准注册，如仅在部分商品/服务上使用，则仅应当提交部分使用声明，在部分使用的商品/服务上核准注册。

    最后提交使用声明属于宣誓内容，可以落入加拿大刑法典中有关“伪证”的规定。同美国一样，官方不会对宣誓的真实性进行主动审查。但是第三人可以以客户递交虚假声明为由对商标提出撤销申请。

    下面，笔者以简单的表格形式对美国和加拿大对递交使用声明规定进行简单对比（见附表）：

    对于递交使用声明的问题，许多申请人都存在诸多顾虑。笔者建议申请人在签署声明书之时务必对声明书内容进行关注。如确有尚未在商业中实际使用的商品或服务项目，可根据自身的经营情况进行删除，或分开递交使用声明。在实践中，有很多申请人都会在未实际使用商标的情况下选择延期递交使用声明，也是个不错的选择。切忌存有侥幸心理，递交虚假使用声明，虽然官方不会对声明的内容进行实质审查，也不要求申请人对宣誓内容举证，但如商标在日后实际使用中涉及到利益冲突，冲突方很有可能在使用声明的问题上做文章，后果得不偿失。

    （作者系北京集佳知识产权代理有限公司涉外商标代理人）