知识产权尽职调查不容忽视

    ■曹伟

    问：尽职调查在企业收购中有什么作用？答：尽职调查的目的是使买方尽可能地发现有关他们要购买的股份或资产的全部情况。从买方的角度来说，尽职调查也就是风险管理，买方有必要通过实施尽职调查来补救买卖双方在信息获知上的不平衡，一旦通过尽职调查明确了存在哪些风险和法律问题，买卖双方便可以就相关风险和义务应由哪方承担进行谈判，同时买方可以决定在何种条件下继续进行收购活动。

    在收购或并购过程中各公司都会做尽职调查，但重点往往不在知识产权，因此在该领域容易出现纰漏。一方面，企业、法务和律师往往对知识产权尽职调查的重要性认识不足；另一方面，知识产权尽职调查是一项专业性很强的工作，缺乏必要的知识产权法律背景、技术背景的律师，往往难以胜任知识产权的尽职调查。

    问：随着市场的迅速变化，众多中小企业被大企业收购。请举例说明，如果没有做知识产权尽职调查，将付出怎样的代价？

    答：近日，笔者遇到一个案例，A公司濒临破产，被上市公司B收购，A公司的商标在某省有广泛认知，产品市场占有率非常高，这也是B公司收购A公司的主要原因，收购A的商标。双方合同中约定A公司商标权属清晰，权利归A公司所有，合同签订前三个月，B公司法务对商标权做了简单的调查，到商标网查询了A公司的商标状态。合同签订后，A公司股东转让全部股份给B公司人员，公司名称保持不变，收购完成。但合同签订后一个月，B公司被C公司告知，A公司的几个核心商标已经公证后转让给了C公司，目前转让申请已经提交到商标局三个月，要求B公司半年内偿还A公司之前所欠C公司的几千万元欠款，否则将禁止其使用该商标。C公司同样为上市公司，与B公司分别为该行业前几名，竞争十分激烈。经B公司调查，在B公司与A公司洽谈收购之时，A公司股东秘密与C公司就商标权抵扣公司欠款签订了协议，用公司的几个核心商标折抵1000万元欠款，且做了转让公证，向商标局提交了申请，但此事除A公司股东外其余人等都不知道，财务账款并未显示销账1000万元，只是C公司账上抵消了这1000万，因此B公司并不知晓，且B公司仅是到商标网简单查询了商标状态，此疏忽给B公司带来了巨大的损失。因是上市公司，如果与C公司或原A公司原股东因收购商标权发生诉讼，极有可能对B公司股价造成波动，甚至带来巨量损失，B公司无奈只好在短时间内筹集大量资金偿还债务。

    做知识产权尽职调查的重要性在1998年大众收购劳斯莱斯一案中体现得更是淋漓尽致。在维克尔斯公司收购劳斯莱斯和宾利之前，因为疏于确认部分知识产权资产的所有权，导致大众为购买轿车及其设计和生产设备支付了高达7亿美元的并购金。即使在并购完成之后，大众仍无法在其自制的新型豪华车上使用劳斯莱斯商标；然而，宝马却仅花了6500美元就从劳斯莱斯商标的实际所有人（劳斯莱斯股份有限公司）处购得了劳斯莱斯商标。

    问：上述两个案例的教训是深刻的，那么该如何做知识产权尽职调查呢？

    答：如果知识产权较少，权属较清晰，笔者建议最好找专业的知识产权代理公司，在收购及并购合同签订前，通过代理公司到专利局做所有专利的专利登记簿副本，到商标局查询商标状态，因为如果专利权、商标权有变更、转让、许可、质押或者权利丧失，由于网站更新较慢，状态很可能查询不准，造成后期巨大损失。对于软件著作权，可以到版权登记中心做软件查询，查询著作权权属等。委托懂技术的专利代理人、律师对企业专利的权属、稳定性、价值做评估，以免收购过来的专利是低价值专利。

    如果知识产权较多，情况复杂，那就要与代理公司共同成立调查小组，对各项知识产权做充分的调查。制订知识产权尽职调查计划，核心是能够自由使用技术和商标等不侵犯第三方的知识产权，确定保护目标公司技术的知识产权的范围、有效性和可执行性，确定知识产权的明确权属关系，以避免今后与任何未知的知识产权共同所有人发生纠纷。就大型的调查项目而言，通常以三个小组同时执行上述调查为宜，一个小组负责调查自由运作权问题，另一个小组负责对目标公司知识产权的范围、有效性和可执行性进行调查，第三个小组则负责确认知识产权的所有权，并对相关知识产权协议的可转让性进行调查。这份计划至少应该包括以下内容：1.被调查主体对象，例如明确调查哪些主体，包括拟公司本身、母公司、子公司等关联主体，发明人、设计人、管理层，甚至其配偶、子女等个人关联主体；2.被调查权利对象，明确调查哪些知识产权。例如明确专利权、商标权、版权、商业秘密等知识产权的一项、多项或者全部范围；3.调查时间进度；4.各部门的配合义务，例如需要各部门披露哪些信息、提供哪些文件资料；5.重点调查事项，一般为公司需要特别关注的事项，涉及公司主营业务和主要业绩的知识产权；6.调查团队内部人员分工；7.沟通日程计划。

    在尽职调查结束后，出具知识产权尽职调查报告。尽职调查报告应当载明知识产权调查的时间节点、范围、对象、步骤、方法、知识产权现状、存在问题、潜在风险、市场价值等内容。上述任一部分存在问题都会对收购及并购交易的价值产生重大影响。通常而言，并购双方可对并购协议文件的相关内容进行修改，最大程度降低这些问题所带来的风险。

    知识产权尽职调查不是锦上添花的表面文章，而是企业收购及并购，特别是跨国企业并购中生死攸关的关键事项，谷歌和微软并购案中的专利价值，足以让我国企业在并购活动中清醒地给知识产权尽职调查以适当的位置，切莫只重视有形财产的获得，而忽视甚至舍弃赋予其灵性和内生动力的无形财产，包括其现有的知识产权，也包括能够创造知识产权的关键人物。

    （作者系北京集佳知识产权代理有限公司知识产权顾问）