对优先权的理解和应用

    ■郭化雨

    问：专利申请中优先权看似简单，但又很复杂，希望可以举例解释一下优先权的理解和应用。

    答：要求优先权，是指申请人根据《专利法》第二十九条规定向专利局要求以其在先提出的专利申请为基础享有优先权。申请人要求优先权应当符合《专利法》第二十九条、第三十条、《专利法》实施细则第三十一条、第三十二条以及巴黎公约的有关规定。申请人就相同主题的发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起12个月内，又以该发明专利申请为基础向专利局提出发明专利申请或者实用新型专利申请的，或者又以该实用新型专利申请为基础向专利局提出实用新型专利申请或者发明专利申请的，可以享有优先权。这种优先权称为本国优先权。

    看起来，一个申请是否能够要求到优先权应该是显而易见的。但是，在实际工作过程中，会出现比较复杂的要求优先权的情况。比如，企业X之前为了一个发明创造（设备结构的改进）首次同时申请了发明和实用新型（其中发明为A，实用新型为B），A和B的实际内容完全相同。四五个月后，申请人突然发现有一个较为重要的特征未在在先申请（也就是A和B）中提及。希望通过在先申请的优先权的方式，在在先申请的基础上，将这个特征作为从权增加到在后申请中。

    在后申请也是同时申请发明和实用新型（其中发明为C，实用新型为D），而且在先申请A和B的申请日与在后申请C和D的申请日之间只相隔5个月，看起来在后申请符合要求优先权的条件。一般情况下，通过C可以要求A的优先权，D可以要求B的优先权就可以完成申请工作。但是，虽然要求优先权的时限是12个月，但是实用新型的授权周期很短，在准备申请在后申请之前，申请人就已经收到国知局发出的在先申请B的办理登记手续通知书，而且申请人也已经缴纳了办理登记手续通知书所要求的相关费用。

    如果B已经被国知局授予实用新型专利权，在后申请C和D应该如何进行申请？

    笔者当时设想了一种解决方案：C和D都要求A的优先权，并放弃已经授予B的实用新型专利权（例如通过不缴纳专利登记费、年费等方式）。这个解决方案初看起来好像可行，C和D既能够要求到优先权，B由于申请日和C、D要求的优先权日相同，也不会影响到C、D新颖性的判断，而且B的专利权已经被放弃，不会出现同一发明创造重复授权的问题。

    若国知局已经将这个发明创造的专利权授予了B，如果专利权人放弃了B的专利权，作为与B同样的发明创造的C和D是否就能够被授权？

    笔者注意到，针对这种同样的发明创造的情况，专利审查指南中给出了两种处理方式：

    第一种处理方式：在对一件专利申请进行审查的过程中，对于同一申请人同日（指申请日，有优先权的指优先权日）就同样的发明创造提出的另一件专利申请已经被授予专利权，并且尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当通知申请人进行修改。申请人期满不答复的，其申请被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合《专利法》第九条第一款规定的，应当驳回其专利申请。

    第二种处理方式：对于同一申请人同日（仅指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的，在先获得的实用新型专利权尚未终止，并且申请人在申请时分别做出说明的，除通过修改发明专利申请外，还可以通过放弃实用新型专利权避免重复授权。

    笔者发现本案能适用第一种处理方式。B、C、D符合第一种处理方式中同日的定义，即同日指申请日，有优先权的指优先权日。根据第一种处理方式的要求，在B已经获得授权的情况下，C和D好像只有通过修改的方式才有可能获得授权了。而C、D、B的区别就只有之后增加的从权特征，将这个从权修改加入到独立权利要求中会导致保护范围大大减少，若通过这种将从权增加到独权的修改方式才能使C和D获得授权，那要求优先权的做法感觉就有点得不偿失了。

    所以笔者认为，在B已经被授予专利权的前提下，不论之后授予B的专利权是否保持有效，若C和D坚持不修改，绝无被授权的可能。

    （作者系北京集佳知识产权代理有限公司专利代理人）