警惕“专利蟑螂”在我国爆发

    ■本报记者 姜业宏

    近日，美国纽约州南区的一项专利侵权判决给在美国乃至全世界都臭名昭著的“专利蟑螂”以沉重打击。记者从胜诉方代理人美国怀威律师事务所获悉，法庭不但判决诉讼发起人AlphaCapVentures公司赔偿律师费，还极为罕见地判决代理其诉讼的律师事务所承担连带赔偿责任。

    在美国，像AlphaCapVentures这样的公司被称为“非执业实体”（NPE），也就是除了注册公司和握有几项专利，再无其他实质性经营，公司主要做的事情就是起诉其他公司专利侵权来索取赔偿，业内称其为“专利蟑螂”（Patenttroll）。而美国德克萨斯州因为在判决中倾向于维护“专利蟑螂”一方，更成为此种专利纠纷的重灾区。

    细数下来，不仅美国本土企业，包括我国腾讯旗下微信在内的世界知名科技型企业几乎都受到过这样的“骚扰”。就在去年6月，美国专利流氓公司Uniloc就曾在德克萨斯州东部地方法院起诉了腾讯公司及腾讯美国控股有限公司，声称腾讯的实时通信软件微信的语音群聊及视频群聊功能侵犯了他们注册的两项与电话会议系统有关的美国专利。

    在越来越多中国科技企业展开全球战略布局的今天，如何应对海外市场本土化的挑战已经成为一门必修课。他山之石，可以攻玉，我们或可从美国企业的应诉之策中得到一些启发。

    反击“专利蟑螂”应分三步走

    Gust公司是一家以在线众筹为主营业务的新型创业公司。2015年，AlphaCap公司在德克萨斯州东区起诉了Gust公司及其他9家在线众筹行业的企业，指控他们侵犯了其3项美国专利。面对指控，其他9家企业纷纷在短时间内选择和解，只有Gust拒绝和解而选择应诉。

    “‘专利蟑螂’的诉讼策略有一个明显的特征，就是索偿数额都不大，大多数企业会因为继续应诉的律师费远高于被索偿的金额而选择和解。例如，本次选择和解的其他9家企业，最终赔偿金都在5万美元以下。”美国怀威律师事务所律师徐峰表示，“专利蟑螂”还有几个特征，比如公司除专利之外无资产、无运营，所持有的专利与起诉的企业虽然相关但关联度低。最重要的是，本案中AlphaCap公司与其代理律师之间是风险代理关系，也就是说，只有代理律师为AlphaCap公司赢回了赔偿金，才能获得代理费。反击“专利蟑螂”，第一步就是抓准其本质，主张其恶意诉讼。

    在Gust公司创始人DavidS.Rose看来，不能以花钱消灾、寻求和解的方式助长“专利蟑螂”的嚣张气焰。案件伊始，Gust公司就坚持主张涉案专利是无效的，并要求AlphaCap公司支付因这种毫无价值的诉讼而产生的律师费。徐峰建议，企业反击“专利蟑螂”的第二步是在遇到此类诉讼后，理顺自己的立场并始终主张一致，拒绝妥协，并制定完备的防御策略。

    本案最初的审理法院位于美国德克萨斯州，但该州在判决中一贯倾向于维护“专利蟑螂”一方，对被诉企业非常不利。“我们要做的第三步，就是把审理法院由德克萨斯州东区转为纽约南区。”徐峰说，因为案件原被告双方在德克萨斯州均没有办公地点和主要业务，而Gust公司的办公地点和涉案文件均位于纽约，且纽约司法判决对“专利蟑螂”持敌意的态度。因理由充分，案件成功转由纽约审理。

    在提起诉讼6个月后，AlphaCap公司同意将和解金额降为零。其代理律师称，“此案已经没有诉讼价值”。但最终判决证明，AlphaCap公司的上述态度是一个巨大错误。

    最终，本案Cote法官认定AlphaCap公司的诉讼在客观上不合理，且依据美国最高法院的在先判例，涉案专利是无效的。同时，法官还认定AlphaCap公司在主观上动机不良：它发起诉讼的目的不是为了因有效专利被侵权而追讨合理的费用，而是榨取一点骚扰费。因此，法院最终判决Gust公司在此次诉讼中获胜，AlphaCap公司需赔偿Gust公司律师费及其他费用超过55万美元，同时判决AlphaCap公司的代理律师事务所GutrideSafierLLP对所需赔偿的律师费承担连带责任。

    “法院的这项裁决具有重要意义，因为它认定如果‘专利蟑螂’的代理律师恶意追究案件，则其应为对方律师费承担连带责任，这将在很大程度上阻止律师代表NPE通过毫无意义的专利诉讼实现从合法企业敲诈的目的。”美国怀威律师事务所律师FrankBruno表示。

    美国治理成效值得借鉴

    FrankBruno认为，不幸的是，“专利蟑螂”利用专利侵权诉讼撑起他们的主要业务，完全规避几乎不可能。他建议中国跨国企业通过以下几种方法管理或减轻此类诉讼风险：一是在美国销售产品之前，预先开展知识产权尽职调查和法律分析，以评估潜在的知识产权风险；二是认真对待“专利蟑螂”发出的请求信，并分析涉案专利的有效性，迅速有效地作出响应；三是在某些情况下，利用双边专利复审（类似我国专利申请无效程序）使对方专利被宣告无效，从而规避法庭诉讼。

    其实，“专利蟑螂”在美国曾有一段集中爆发期。据统计，2014年，由“专利蟑螂”提起的专利诉讼占美国全部专利诉讼的67%。在此背景下，美国国会参众两院议员在2015年提出了《创新法案》《专利法案》《2015索赔函透明法案》及《2015打击流氓及不透明信函法案》等一系列治理举措。

    2015年5月26日，美国联邦最高法院在Commil诉Cisco案的判决中，重申滥发索赔函、轻率诉讼会给创新施加有害负担，首次使用“专利蟑螂”（patenttrolls）术语。美国最高法院指出：“有必要强调，地区法院有职权和责任确保劝阻轻率案件。根据《联邦民事诉讼规则》第11条，如果轻率案件诉讼到联邦法院，联邦法院有权处罚提起诉讼的律师。根据《美国法典》第35章第285条，地区法院也可‘在例外案件中’行使自由裁量权将律师费判给胜诉方。”

    “美国国会与联邦最高法院的上述举措表明了美国对‘专利蟑螂’抑制创新的共识，反映了遏制‘专利蟑螂’的决心。”中南财经政法大学知识产权研究中心研究院谢光旗表示，事实上，我国企业、高校和科研机构也已在不知不觉中遭遇到“专利蟑螂”的布局或者已经遭遇诉讼侵扰。

    “过分强化专利权人利益保护，忽略专利权人滥诉行为，将加大‘专利蟑螂’在我国爆发的风险。为了实现知识产权强国的战略目标，美国规范索赔函、增加起诉要求及要求滥诉者赔偿律师费等法律实践值得我国借鉴。”谢光旗说。