全球专利许可谈判的三大策略

欧美发达市场重视知识产权保护，中国手机产品出海后需要认真对待海外专利权人的专利保护，否则可能面临高额赔偿甚至产品被禁止销售的不利后果。因此，与欧美专利权人的专利许可谈判成了手机产品出海的必修课。

一、技术分析

许可谈判开始后，海外专利权人通常首先披露其专利信息、专利许可费报价以及展示几件典型专利的特征对比表。

我国手机厂商收到上述信息后，需要在技术层面进行分析，具体分析内容包括：

1.专利数量（Patent Quantity）

考察专利数量时不但要考虑单个专利权人拥有的专利数量，而且要统筹考虑本领域的专利总数、本领域标准必要专利的总数、专利权人拥有的专利在全部专利中的占比、专利权人拥有的标准必要专利在全部标准必要专利的占比。由于专利费堆叠现象（Royalty Stacking）的存在，专利数量的占比是专利许可费的重要考量因素。

2.专利质量（Patent Quality）

大部分专利虽然经过了各国专利局的实质性审查，但是并不能保证这些专利在专利侵权诉讼中一定会被认定为有效专利，诉讼被告经常可以找到更接近的对比文件从而证明这些专利本不应获得授权。因此，专利许可谈判中也有必要对专利权人专利的质量做出评估，一些非运营专利实体（NPE）的专利往往保护范围过宽，很容易在诉讼中被无效推翻。

这部分评估工作可能需要委托有经验的专利法务或专利律师进行。另一种方法是可以调查该专利权人过往的专利诉讼记录，通过计算专利权人过往诉讼中被无效的专利比例评估专利权人的专利质量。

3.专利的标准必要性（Patent Essentiality）

如果谈判对象涉及标准必要专利，则该等专利的标准必要性也是考察因素之一。标准化组织（SSO）通常要求专利权人自行对其标准必要专利进行声明（Declaration），但SSO并不对这些声明的标准必要专利进行实质性的核实。专利权人通常本着宁滥勿缺的心理声明标准必要专利，造成的结果是很多所谓的标准必要专利其实并非真正的标准必要专利。

专利许可谈判时，如有足够的技术实力，则建议对专利权人给出的标准必要专利进行核实，将其与标准进行一一比对，确定其是否为真正的标准必要专利。如无足够的技术实力，也可以委托第三方进行评估或依赖现有的第三方评估报告。

二、商务谈判

1.许可费的计算

a.可比许可费率法（Comparable License）

根据我国法院的Huawei v. InterDigital案件和英国最新的Unwired Planetv. Huawei案，法院均认定确定专利许可费率的一个重要考量因素是该专利权人过去与其他被许可人所签署专利许可协议中的专利许可费率。这种方法需要首先找到可供比较的合适的专利许可协议，然后依据现实情况对费率进行相应调整。

b.直接计算法（Top down approach）

除了可比许可费率法，直接计算法也是常见的计算合理许可费率的方法之一。直接计算的方法尤其适用于找不到合适的可比较许可费率的情况。在美国的In re Innovatio 案件中，Innovatio公司是19件Wifi标准必要专利的专利权人，其向其他公司销售的具有Wifi功能的产品收取专利许可费。审理该案的美国法官根据Wifi芯片的利润率、Innovatio公司的标准必要专利重要性、标准必要专利对技术的贡献程度等因素，直接计算了一个合理的专利许可费率。具体计算公式如下：

每件具有Wifi功能的产品的合理许可费（每件产品0.0956美元）= Wifi芯片价格（14.85美元 ）× Wifi芯片利润率（12.1%）×Innovatio专利重要性（84%） ×Innovation 标准必要专利数量的占比（19/300）

2.许可费支付方式

常见的许可费支付有三种形式：

第一种是百分比的形式，即按照每台手机设备售价的百分比缴纳许可费。手机行业比较常见的是此种形式的许可费；

第二种是固定费率的形式，即每台手机缴纳一个固定数额的许可费（该许可费与手机售价无关）。这种许可方式比较有利于高端手机产品；

第三种是一次性付清的形式（Lump-Sum），即一次性缴纳一大笔费用，从而不用根据手机销量计算许可费。采用此种形式支付许可费可以得到较大的费率折扣，但也存在销量不如预期时过量支付许可费的风险。

上述三种许可费方式可以根据企业自身情况和谈判情况酌情采用。

三、应对禁令威胁

在专利许可谈判中，我国厂商面临的最大威胁和软肋是海外专利权人的禁令威胁。由于担心谈判破裂后专利权人提起专利侵权诉讼，导致产品被法庭禁止在国外销售，我国厂商被迫在谈判中做出较大让步。如果能够合理应对并减小禁令威胁，我国厂商在许可谈判中就可以获得更有利的谈判地位。

1.公平合理非歧视原则（FRAND）

关于禁令的威胁，标准必要专利带来的禁令威胁通常小于非标准必要专利。原因是标准必要专利的专利权人在其专利进入相关标准时必须做出公平合理非歧视的承诺（FRAND Commitment），该承诺要求标准必要专利权人必须和被许可人进行公平的许可谈判，言外之意就是在谈判中不能够使用禁令对被许可人进行威胁，否则法院将不支持专利权人的禁令诉求。

2.支付担保金（Bond）

此外，在涉及标准必要专利的纠纷中，我国厂商可以采取支付担保金（Bond）的方式避免潜在诉讼中的禁令判决。根据欧盟法院作出的Huawei v. ZTE案件判决，如果被许可人向银行等金融机构提存了合理的许可费担保金（Bond），并满足了其他一些谈判义务，则即使许可谈判破裂专利权人提出诉讼，法院也仅仅应该就合理的许可费率作出判决而不应当禁止被告产品的销售。

3.第三方仲裁（Arbitration）

最后，在无法就许可费达成统一时，我国厂商还可以主动提出将许可费率问题交由仲裁机构进行仲裁，最终许可费率以仲裁裁定为准。这种纠纷解决方式也是全球许多法院所推荐的，如果我国厂商主动寻求许可费仲裁，可能被认为是具有诚意的被许可人，从而在被诉时避免法院作出禁令判决。

（作者系北京中原华和知识产权代理公司合伙人、律师、专利代理人）