把握攻防技巧 应对德美诉讼

如果我国企业与外国专利权人不能就专利许可达成协议，则可能爆发专利诉讼战。海外专利权人提起专利诉讼，通常选择在最大的两个产品销售市场，即德国和美国。

一、德国应诉策略

海外专利权人在德国起诉时，偏爱选择德国曼海姆法院、杜塞尔多夫法院和慕尼黑法院。可使用功能性专利和标准必要专利两种专利分别或同时提起专利诉讼，应对这两种专利诉讼的方式既有相同之处也有所区别。

防止侵权判决早于专利无效审核

在应对功能性专利侵权诉讼中，应对基于功能性专利提起的侵权诉讼时，常见的抗辩理由有不侵权抗辩和专利无效抗辩。不侵权抗辩由侵权诉讼的管辖法院负责审理，专利无效相关抗辩需要被告另行在位于慕尼黑的德国专利法院提出。德国专利侵权一审判决大约耗时8至12个月。由于德国法院专利侵权案件审理相对迅速，常常存在侵权案件的一审判决早于并行的专利无效案件判决，这时我国厂商如果侵权则可能会处于非常被动的地位。为避免出现这种情况，我国厂商需要向审理侵权诉讼的法院证明涉案专利有很大概率会被无效判决，此时侵权诉讼法院可能中止侵权案件审理以等待无效判决。由于中国专利无效程序的审理速度远远快于德国，我国企业可以考虑通过令涉案德国专利的中国同族专利获无效判决方式，向德国法院证明该德国专利有很大概率被无效。

充分利用专利权人的无歧视承诺

在应对标准必要专利诉讼时，

如果专利权人使用功能性专利起诉我国企业并获得胜诉，我国企业可通过规避设计，去掉侵权功能后继续销售手机产品。所以为产生更大威胁，海外专利权人常常使用标准必要专利起诉我国企业的产品侵权。由于标准必要专利涉及手机接入无线通信网络所必须使用的技术，无法通过规避设计绕过，所以一旦被判定侵权，我国企业产品将有很大概率不能继续销售产品。

为了应对标准必要专利提起的诉讼，除了上述应对功能性专利诉讼的方法之外，必须充分利用标准必要专利权人做出的公平合理无歧视的承诺（FRAND Commitment）。该承诺的具体是指专利权人为了使其专利技术被纳入某项通信标准，必须向标准化组织承诺，其愿意将拥有的专利技术以公平合理非歧视的许可条款许可给所有实施该项专利的标准实施者。

根据欧盟法院在Huawei v. ZTE案件中做出的判决，标准必要专利权人必须遵守下述FRAND要求及程序，才能获得禁令：

1.专利权人首先要将侵权人的侵权行为告知给对方；

2.专利权人要基于FRAND原则提供一个具体的书面要约；

3. 起诉前权利人必须对被诉侵权人提出警告，在警告中明确被侵权的专利以及专利被侵权的方式；

4.起诉前如果被诉侵权人已经明确表示愿意签订FRAND条件的许可协议后，给予被诉侵权人一个具体明确的、书面的FRAND条件的许可要约，尤其在要约中要明确许可费及其计算方式。

如果我国企业发现专利权人没有满足上述FRAND要求或程序，则专利权人的起诉将不能获得禁令支持，但不能排除法院对专利权人损失赔偿的判决。

另外，根据欧盟法院在ZTE v. Sisvel案件中的判决，如果专利权人自认为满足了上述要求并提起专利诉讼要求禁止我国企业产品的销售，欧洲国家的法院还需要考量专利权人的报价是否公平，如果我国厂商能够证明专利权人的许可费报价并不符合FRAND原则，则即使产品侵权也可以避免被欧洲法院颁发禁令。

上述两个欧洲判例有助于我国企业在涉及标准必要专利的诉讼中进行合理应诉，避免产品被判决禁止销售。

二、美国应诉策略

海外专利权人另外一个常常发起专利诉讼的地点是美国。

主动提起DJ Action和IPR Action

专利权人尤其是非运营专利实体（NPE）喜欢在美国德州东区联邦地区法院提起专利侵权诉讼，原因是德州东区拥有倾向于专利权人的陪审团和深厚的专利诉讼传统。为避免于己不利的管辖法院（比如德州东区法院），我国企业可以考虑利用美国法律体系下的DJ Action（确认不侵权之诉）。如果预计专利诉讼不可避免，在收到专利权人的警告信后，我国企业可以主动向自己选定的不会偏向专利权人的美国联邦地区法院提起DJ Action，请求法院确认我国企业的产品不侵犯美国专利权。提起DJ Action后如果专利权人再提出专利侵权诉讼，则案件应由处理DJ Action的法院管辖。

另外一个应对美国专利侵权诉讼的技巧是在被诉后提起IPR Action（多方复议程序）。IPR Action类似于我国的专利无效请求，是美国专利局根据2011年实施的AIA法案新设立的一种审理专利有效性的程序（过去美国专利诉讼中专利侵权与专利无效在同一个法院审理）。由于其效率高、费用低，现在已经越来越多的在专利侵权诉讼中被采用。

我国厂商如果在美国法院被起诉专利侵权，建议积极应诉并尽快提起IPR Action。提起IPR Action后可以请求美国法院暂缓专利侵权案件审理并等待专利无效决定，以节省诉讼费用和律师费用。如果能够通过IPR Action无效对方专利，则起到了釜底抽薪的作用。

善用案例法和适时主场作战

根据2006年美国最高法院做出的eBay案的判决，专利权人即使在专利侵权诉讼中获得胜诉，也不能默认直接拿到针对侵权产品的永久禁令。专利权人必须同时满足救济不充分、损失不可弥补、原被告利益均衡和保护公众利益等4个法律要素，才能获得法院颁发的禁止被告产品生产销售的禁令。在不颁发禁令的案件中，美国法院会根据该侵权对原告造成的损失、被告的非法获利、相关许可费等因素做出侵权损失的赔偿判决。

美国作为一个案例法的国家，根据上述eBay案的在先判决，如果涉案专利是标准必要专利，则专利权人能够获得永久禁令的概率更加渺茫。如果中国厂商在美国面临标准必要专利的侵权诉讼，建议直接提请法院为原被告确定一个公平合理无歧视的许可费率。

最后，如果遭遇海外专利诉讼，我国厂商不要忘记利用其在中国国内的专利储备，在中国大陆发起专利战反击，利用主场作战的优势获得与海外专利权人谈判的筹码。如果海外专利权人诉使用的是标准必要专利，依据广东法院做出的Huawei v. InterDigital案件判决，我国厂商还可在中国大陆提起反垄断诉讼，要求海外专利权人为其滥用市场支配地位的行为做出赔偿。

（作者系北京中原华和知识产权代理公司合伙人、律师、专利代理人）