如何应对组合物发明创造性审查意见
来源:中国贸易报 作者:张钦
组合物发明是一种常见的发明类型,有自身的一些特点。在答复组合物发明创造性审查意见时既要考虑一般发明创造性的答复思路,也要考虑组合物发明的特点。
组合物发明的特点在于至少两种化学组分或进一步与其含量的组合,以实现特定的技术效果。其中,各组分之间可以是简单混合,也可以在特定条件下发生化学反应。通常,各组分都是现有技术中已知的,然而技术特征(主要是组分,或者进一步结合含量或比例)、技术问题和技术效果之间的关联具有多样性和不确定性。
组合物发明包括两种或更多种组分,组分之间通常通过以下作用方式来体现其创造性。
一是一种组分对另一组分的性能发挥,二是不同组分之间具有协同增效作用,三是多种经选择的组分的组合。有些组合物发明,组分间的作用方式不清晰,只能归纳为各种经选择的组分的组合。
在审查实践中,审查员常常针对组合物发明的创造性发出审查意见。审查意见中关于缺乏创造性的审查和判断思路是:以三步法为原则,在相同或相似的技术领域中,寻找与在审发明组合物包含最多相同或相似的组分的现有技术作为最接近的现有技术,且往往引用其中的一个具体的实例组合物来与在审发明组合物进行组成的比较;随后,对于区别特征,在其他的一个或多个其他的现有技术中进行寻找,然后将不同的现有技术进行结合;和通常还进一步指出对于组分的替代或者含量的选择是常规的,没有带来预料不到的技术效果。
虽然在审查实践中,审查员通常侧重比对组成来考查组合物发明的创造性,但是审查员通常首先会对申请事实进行如下认定:“申请记载的实验数据”到 “所解决的技术问题”再到“关键技术手段”。
其中,在审查员对组合物发明创造性的审查中,“申请记载的实验数据”非常重要,是认定“所解决的技术问题”的主要依据。“所解决的技术问题”是基于其对发明的理解、检索到的现有技术重新认定的发明实际解决的技术问题,而不是发明人声称的“要解决的技术问题”。“关键技术手段”是审查员认为的对所解决的技术问题起决定性作用的技术手段。
基于此,在答复组合物创造性审查意见时,应该先分别分析在审发明和现有技术的构思,从而清楚说明在审发明与现有技术的区别,以及在审发明的技术方案相对于现有技术的非显而易见性;然后再以“申请记载的实验数据”来证明所述技术方案的技术效果。
在所解决的技术问题相同/相似的情况下,详细分析在审发明与现有技术的技术构思的异同,必要时需要发明人提供技术支持。
通过首先详细分析在审发明与现有技术的技术思路的不同,可以避免陷入单纯来比对组成不同而得出缺乏创造性结论的误区。
在目前的审查意见中,证明组合物发明的创造性,实验数据是必不可少的。实验数据主要通过以下两种途径获得。
一是从实施例中提取可对比的平行实验的数据。若没有可对比的平行实验,试着从技术上陈述变化的其他因素是非主要影响因素,从而说明两组实验是可对比的。
二是补充实验,其主要用于证明以下两个方面的问题:证明审查员引用的现有技术中的技术方案的技术效果不如在审发明的技术方案;和证明在审发明的技术方案具有技术效果,前提条件是,该技术效果应当是能够从申请文件记载的内容中得到的。
在具体操作中需要特别注意的是,补充实验数据不能与申请文件中记载的实验数据矛盾,要仔细核实;且代理师最好参与或者帮助发明人设计实验组,保证是可比的平行实验和有针对性的实验。
强调组合物发明的技术方案的整体性。由于组合物发明的特点在于通常已知的至少两种化学组分的组合,因此在答复组合物发明的创造性审查意见时,需强调指出,审查员应该考虑在审发明和引用的对比文件的技术方案的整体性,不能以各组分均为已知组分为理由,简单地认为现有技术存在技术启示,相反,应当考查使用多个组分作为一个整体解决相同技术问题在现有技术中是否存在技术启示。同时,不能仅局限于区别技术特征自身固有的性能,而应当将发明作为一个整体看待,考虑关键(区别)技术特征的引入对整个发明技术方案产生的影响,应重点围绕关键技术特征带来的技术效果(包括关键特征自身在发明中的作用,与其他特征间的关联、协同作用)进行陈述。
此外,在组合物的审查实践中,审查员常常引用公知常识证据来证明某一区别组分的作用是现有技术已知的,从而本领域技术人员有动机将其引入在审发明。
(作者单位:中国贸促会专利商标事务所)