浅谈中国申请人提交国内申请和PCT国际申请的策略
来源:中国贸易报 作者:颜镝
跨国家/区域的专利保护对于申请人实施有效的专利战略非常重要。在考虑跨国家/区域的专利申请时,签订《专利合作条约》已成为申请人比较常用的国际申请途径。PCT途径能够给申请人提供国际阶段的统一程序,并提供PCT国际申请在规定期限内进入各个PCT成员国国家阶段的机会。我国在1994年成为PCT组织的正式成员国。随着经济和科技的快速发展,以及知识产权受重视程度的提高,我国申请人越来越多地通过PCT途径提交国际申请。我国PCT申请量已在2019年、2020年连续两年位列全球第一。
虽然我国申请人的PCT申请量已达到较高水平,但并不均衡,很多国内企业或高校的申请经验仍较为有限。在专利申请实务中,我国企业均存在着在我国和海外国家/地区均对发明创造进行专利布局的需求,企业内知识产权负责人员可能因经验有限而面临着难以选择适合的PCT/中国专利的申请策略的问题。
一般来说,在不考虑巴黎公约途径递交海外申请的情况下,我国申请人可采用两种申请策略提交相关的国内申请和PCT申请,一种是先提交国内申请,再基于国内申请的优先权提交PCT国际申请,另一种是先提交PCT国际申请,再使该PCT国际申请进入我国的国家阶段。
先内后外策略是指申请人就发明创造在中国知识产权局第一次提出专利申请之后的12个月优先权期限内,向PCT受理局提交要求中国首次申请的优先权的PCT国际申请的申请策略。
先外后内策略是指申请人就发明创造向PCT受理局第一次提出PCT国际申请,未要求在先专利申请的优先权,并在国际申请日起30个月内办理国际申请进入中国国家阶段的手续的申请策略。
根据《PCT实施细则》规定的优先权期限,我国申请人可在提交中国首次申请后,有将近12个月的充足时间来考虑是否提出PCT国际申请来进行海外申请的布局。在提出PCT国际申请后,申请人可以在从中国首次申请的申请日起算的30个月内提交进入指定国家/区域的国家阶段的申请。
如果我国申请人在申请前已确定进行海外专利布局,则可直接向PCT中国受理局提出PCT首次申请。对于PCT国际申请未要求优先权的情形,申请人可以从PCT国际申请日起算30个月办理进入中国国家阶段的手续。申请人在提交PCT国际申请后,可以根据国际检索报告或其他国家/区域的审查结果考虑该PCT国际申请是否进入中国国家阶段。
基于这种提交期限的差异,申请人在提交在前的申请后,可以获得不同长度的考虑时间来确定是否提交在后的申请。
根据《专利法实施细则》及官费的相关规定,在中国提交专利申请时需要缴纳申请费、申请附加费等,发明申请请求实质审查的,还需要提交实质审查费。另外,对于申请人或者专利权人为个人或单位的,可以请求减缓缴纳不同比例的申请费、审查费、年费等。
根据《专利审查指南》及相关规定,PCT申请在进入中国国家阶段时,免缴申请费和申请附加费;在提出实质审查请求时,还能够减缴实审费或基于一定条件免缴实审费。
(作者单位:贸促会专利商标事务所)