涉外定牌加工引发商标侵权纠纷

在涉外定牌加工商标侵权案件中，如果国内加工方使用了委托方在境外注册的商标，而该商标与他人在国内的注册商标相同或近似，那么该行为是否构成商标侵权呢？

2021年3月20日，重庆神驰进出口贸易有限公司（以下简称“神驰公司”）向我国洋山海关申报出口美国1台汽油发电机组，商品上标有“PREDATOR”标识。同年3月22日，洋山海关向福州亚玛机电有限公司（以下简称“亚玛公司”）出具《确认知识产权侵权状况通知书》，载明其查获神驰公司申报出口美国的上述汽油发电机组涉嫌侵犯亚玛公司在海关总署备案的知识产权，并告知亚玛公司如确认该批货物侵权可请求海关扣留货物。同年3月25日，亚玛公司请求海关对上述汽油发电机组予以扣留。洋山海关于同年6月24日出具的《扣留侵权嫌疑货物通知书》载明，因亚玛公司申请，海关对神驰公司出口的上述发电机组予以扣留。同年8月4日，洋山海关作出《进出口货物知识产权状况通知书》，结论为不能认定上述货物是否侵犯亚玛公司相关知识产权。

神驰公司提供的商标使用授权书相关材料显示，Harbor公司在美国获准注册了“PREDATOR”商标，核定使用在汽油发动机商品上。Harbor公司授权神驰公司使用“PREDATOR”商标，仅用于生产Harbor公司的产品且产品仅可分销给Harbor公司。

神驰公司表示，其从2019年底才开始与Harbor公司洽谈，并在2021年3月20日才首次向Harbor公司发送涉案发电机产品的样品供检测，其并未进行任何正式的商业化的委托定牌加工生产活动，不存在任何对“PRED-ATOR”标识的商标性使用行为。

上海市浦东新区人民法院经审理认为，神驰公司在定牌生产过程中系在国外注册商标核定使用的项目上规范使用“PREDATOR”商标，而且加工产品最终向美国出口，回流至中国市场的可能性微乎其微，因此不构成商标侵权行为。

亚玛公司随后向上海知识产权法院提起上诉，主张国内的民事主体所获得的境外商标的使用授权不能作为不侵犯国内注册商标专用权的抗辩事由。

上海知识产权法院认为，未经许可使用商标行为对注册商标专用权的损害主要表现为商标识别功能的损害，以及对商标固有的禁用权的损害。对于在我国申请注册的商标，无论是对商标识别功能的保护，还是对商标固有的禁用权的保护，其均是在我国地域范围之内进行。就涉外定牌加工行为而言，由于加工产品全部销往境外，相应产品上所贴附的商标不会导致国内相关公众产生混淆，亦不会破坏我国商标法所保护的商标识别功能，原则上不会对国内注册商标专用权产生损害。最终法院判决驳回了亚玛公司的上诉请求，维持一审判决。

“该案提醒其他定牌加工企业，接受定牌加工委托的经营主体应做好相关合规工作，建立定牌加工委托法律关系前，要审核委托方是否拥有出口国合法商标权利证明，以及该商标是否在有效期内，所生产的商品是否在该商标权利证明核定商品范围之内，并通过出口国知识产权部门等机构公开渠道查验其真实性。”北京卓纬律师事务所合伙人、律师孙志峰表示，如果定牌加工企业遇到海关查扣或商标诉讼，建议立刻与委托方取得联系，了解国内权利人与委托方之间的关系，寻求解决策略。同时，要重新审视委托加工合同内容及履行过程中是否尽到注意义务，并组织整理相关证据，做好相关答辩和应诉准备。